Prowadziłam z siostrą działalność gospodarczą pod nazwą firmy obejmującą nasze rodowe nazwisko. Potem każda z nas kontynuowała swoją działalność indywidualnie, pod tym samym oznaczeniem. Zarejestrowałam oznaczenie mojej działalności jako znak towarowy. Czy mogę zakazać siostrze prowadzenia jej działalności pod tym samym oznaczeniem na podstawie mojego znaku towarowego?
Odpowiedzi na to pytanie warto szukać w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2 czerwca 2022 r., sygn. C-112/21. Spór dotyczył ciągnącego się od lat konfliktu dotyczącego używania rodowego nazwiska do oznaczania usług transportowych. W latach 70. ubiegłego wieku dwóch braci prowadziło firmę zajmującą się autokarowym przewozem osób. Pierwszy założył spółkę „X BV”, używając przy tym jako nazwy handlowej oznaczenia odpowiadającego rodowemu nazwisku, a następnie w 2008 r. oznaczenie to zarejestrował jako znak towarowy z ochroną na terytorium Beneluksu. Drugi kontynuował gospodarczą działalność, także pod rodowym nazwiskiem. Gdy zmarł, jego synowie założyli spółkę „Classic Coach Company”, zachowując rodowe nazwisko w charakterze oznaczenia handlowego. Obie firmy koegzystowały na rynku. Następnie jednak spółka „X BV” zwróciła się do sądu rejonowego w Hadze z wnioskiem o nakazanie spadkobiercom drugiego brata zaprzestania naruszania jej prawa do zarejestrowanego znaku towarowego oraz oznaczeń handlowych.
Pytania do TSUE
Po wniesieniu apelacji od wyroku sprawa trafiła do Sądu Najwyższego w Hadze. Ten postanowił zawiesić postępowanie i zwrócił się do TSUE z dwoma pytaniami prejudycjalnymi:
- czy dla stwierdzenia istnienia „wcześniejszego prawa” osoby trzeciej w rozumieniu art. 6 ust. 2 dyrektywy 2008/95 WE mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (obecnie obowiązuje nowa dyrektywa 2015/2436, która jednak tak samo reguluje kwestie objęte wyrokiem – red.) wystarczające jest, by osoba trzecia używała swojego prawa przed zgłoszeniem znaku towarowego;
- w tym, czy ma znaczenie to, że właściciel znaku towarowego posiada jeszcze wcześniejsze prawo do zarejestrowanego znaku towarowego;
- jeśli tak, to czy znaczenie ma to, czy właściciel znaku towarowego może na podstawie swojego jeszcze wcześniejszego prawa zakazać osobie trzeciej używania „wcześniejszego prawa”;
- czy wymagane jest, by osoba trzecia mogła, powołując się na to wcześniejsze prawo, zakazać właścicielowi znaku towarowego używania tego znaku?
Ocena trybunału
Według TSUE, by móc powołać się na prawo wcześniejsze, wystarczające jest, by prawo to:
- istniało wcześniej,
- było używane w obrocie handlowym,
- było uznane przez prawo danego państwa oraz
- miało zasięg lokalny.
Wynika z tego, że dla stwierdzenia istnienia „wcześniejszego prawa” nie jest wymagane, by jego właściciel mógł zakazać używania późniejszego znaku towarowego. W opinii TSUE osoba trzecia może też otrzymać ochronę „wcześniejszego prawa” w sytuacji, gdy właścicielowi późniejszego znaku towarowego przysługuje jeszcze starsze prawo – warunkiem jest, by właściciel jeszcze starszego prawa nie mógł już faktycznie zakazać używania na jego podstawie przez osobę trzecią jej późniejszego prawa.
Rezultat
Ten wyrok trybunału pokazuje, jak ważne jest uregulowanie sytuacji prawnej dotyczącej używania znaków towarowych bądź nazw handlowych do oznaczania prowadzonej działalności, w szczególności gdy więcej niż jeden podmiot używa tożsamego lub podobnego oznaczenia. Relacja wcześniejszych praw o zasięgu lokalnym do praw z rejestracji znaków towarowych jest kwestią mającą duże znaczenie dla pewności działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium UE. Wyrok TSUE wskazuje też, jakie skutki może mieć trwające wiele lat tolerowanie koegzystencji znaków na rynku (w szczególności na rynku krajowym), które prowadzić może nawet do utraty roszczeń o zaniechanie naruszenia praw do posiadanego znaku towarowego.
Umowa o koegzystencji oznaczeń
Zgodnie z oceną TSUE dyrektywa 2008/95 reguluje nie relacje pomiędzy poszczególnymi prawami, które mogą być zakwalifikowane jako „wcześniejsze prawo”, lecz relacje tych praw do zarejestrowanych znaków towarowych. Z kolei relacje między prawami, które można zakwalifikować jako wcześniejsze, zasadniczo regulowane są przez prawo krajowe danego państwa członkowskiego. Z tego względu omawiany wyrok ma kluczowe znaczenie przy rozstrzyganiu konfliktów między wcześniejszymi prawami a późniejszymi zarejestrowanymi znakami towarowymi. Gdy w grę wchodzi używanie przez kilku członków rodziny oznaczeń obejmujących nazwisko rodowe, potrzebne jest, w celu zapobieżenia przyszłym sporom, zawarcie umowy o koegzystencji oznaczeń, która w sposób precyzyjny ureguluje kwestie równoczesnego używania oznaczeń przez różne podmioty.
Podsumowując, ważne jest nie tylko zadbanie o zgłaszanie i przedłużanie ochrony swoich znaków towarowych, lecz także bieżące monitorowanie działań innych przedsiębiorców prowadzących zbliżoną działalność. Wyrok TSUE daje szansę na ujednolicenie wykładni przepisów dotyczących relacji praw wcześniejszych o zasięgu lokalnym w stosunku do praw z rejestracji znaków towarowych. W efekcie zainteresowane podmioty będą mogły skuteczniej chronić swoje prawa i zapobiegać potencjalnym konfliktom na tej płaszczyźnie.
Podstawa prawna
art. 6 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz. UE z 2008 r. L 299, s. 25)
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, autorzy: dr hab. Ewa Skrzydło-Tefelska, Alicja Bajson
